La réforme du droit européen des marques : Enfin adoptée

Intellectual Property Update

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Plus de dix ans après son entrée en vigueur, le système européen des marques communautaires vit sa première grande réforme, entraînant une véritable refonte du droit des marques au niveau européen. .

Le "Paquet Marque" (qui comprend une nouvelle Directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et un nouveau Règlement du Conseil[1]) vise à poursuivre l'harmonisation des législations nationales en l'adaptant à l'environnement économique européen actuel et en réduisant les points de divergence entre les législations nationales sur les marques dans l'ensemble de l'Union Européenne.

La réforme du Paquet Marque européen a été adoptée le 15 décembre 2015 et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne les 23 et 24 décembre 2015. 

Le Règlement entrera en application le 23 mars 2016. La Directive est en vigueur depuis le 12 Janvier 2016 et devra être transposée par les Etats Membres dans leurs législations internes :

  • le 14 janvier 2019 au plus tard pour la majeure partie des dispositions  
  • le 14 janvier 2023 au plus tard pour les dispositions relatives aux procédures de déchéance et de nullité. 

Outre certains changements terminologiques (les "marques de l'Union Européenne" remplaceront les "Marques communautaires" et "l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle" remplacera l'"Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur"), les changements les plus significatifs sont les suivants :

D'ici au 23 mars 2016, le forfait de "trois classes pour le prix d'une" sera supprimé pour les marques de l'Union Européenne 

Le forfait antérieur de 900 euros pour 1 à 3 classes sera ainsi supprimé, et remplacé par un nouveau système de taxe par classe : 850 euros pour la première classe, 50 euros pour la seconde, et 150 euros pour chaque classe supplémentaire. 

L'objectif de ces modifications tarifaires est de mettre un terme à l'incitation à déposer en trois classes pour le prix d'une classe, ce qui a eu pour conséquence d'encombrer considérablement le registre des marques avec des classes enregistrées superflues et non exploitées. 

L'article 42 de la Directive invite les Etats membres à transposer ce même principe de taxe par classe dans leurs législations nationales. 

Clarté et précision des intitulés des produits et services  

Sans surprise, la récente décision IP TRANSLATOR[2] se trouve codifiée par l'article 39 de la Directive.
La règle est à présent expressément établie par le Paquet Marque : les produits et services devront être désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer avec certitude l'étendue de la protection recherchée. 

Désormais, seuls les produits et services expressément désignés dans les entêtes de classes seront effectivement protégés, à une exception près : les titulaires de marques communautaires déposées avant le 22 juin 2012 qui reprendraient exactement l'entête de la classe concernée peuvent notifier à l'Office de l'Union européenne, le 24 septembre 2016 au plus tard, leur intention d'étendre la protection à des produits et services non couvert par le sens littéral dudit entête (Article 28 du Règlement). 

La représentation graphique du signe n'est plus un critère nécessaire à l'enregistrement à titre de marque  

Les marchandises en transit peuvent faire l'objet de saisie par les douanes  

L'article 10 met fin à la jurisprudence "Nokia"[3] selon laquelle seules les marchandises destinées à la commercialisation sur le territoire communautaire, ou pour lesquelles il existait un risque avéré qu'elles le soient, pouvaient faire l'objet de saisie douanière. 

Désormais, le titulaire d'une marque enregistrée pourra empêcher le simple transit de marchandises provenant de pays tiers et portant - sans autorisation - une marque identique à la sienne ou qui ne peut en être distinguée dans ses aspects essentiels sur le territoire de l'Etat membre où sa marque est enregistrée, et ce, même si ces marchandises ne sont pas destinées à être commercialisées sur ce territoire. 

C'est seulement au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée que le déclarant ou le détenteur des marchandises aura la possibilité de contester la saisie douanière, en rapportant la preuve que les marchandises étaient destinées à être commercialisées dans un pays où la marque contrefaite n'était pas protégée. 

Harmonisation des procédures d'opposition et d'annulation  

Les nouvelles règles communes devraient faire évoluer en profondeur les procédures administratives d'opposition et d'annulation françaises :

  • L'opposition pourra être formée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs (actuellement, une opposition française ne peut se fonder que sur une seule marque antérieure)
  • La procédure de déchéance ou d'annulation des marques nationales devra être portée devant les offices nationaux des marques. Ce point constitue une réforme majeure pour la France où les procédures ont toujours été portées devant les tribunaux. Compte-tenu de l'importance d'un tel changement, les Etats Membres bénéficieront de 7 ans pour transposer cette disposition. 

Les prérogatives des titulaires de marques sont renforcées  

Les marques de renommée constituent désormais un droit antérieur sur lequel peut être directement fondée une opposition ou une demande d'annulation (par la voie de l'action en nullité) d'une marque identique ou similaire enregistrée postérieurement, et ce, "indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée". 

Le titulaire d'une marque pourra désormais agir en contrefaçon à l'encontre de tiers utilisant sa marque ou une marque similaire, à titre de nom commercial ou de dénomination sociale, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés au dépôt. 

Le titulaire pourra également interdire l'utilisation de sa marque enregistrée dans des publicités comparatives, dès lors que ces dernières sont contraires à la Directive 2006/114/CE. 

La Directive prévoit également de manière explicite la possibilité pour le titulaire d'une marque d'interdire les actes préparatoires de contrefaçon, consistant en l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support, ainsi que leur offre, mise sur le marché, détention à ces fins, importation ou exportation. 

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[1] Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JO de l'Union européenne L 336 du 23 décembre 2015; Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/15 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) . 

[2] CJUE, 19 juin 2012, C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys c/ Registrar of Trade Marks

[3] CJUE, affaires jointes C-446-09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Miejing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs