Il procedimento di descrizione nel sistema UPC: le prime esperienze

Nell’ambito dei contenziosi italiani in materia brevettuale, tra le misure cautelari ha da sempre trovato larga applicazione lo strumento della descrizione, che consente al titolare del diritto di privativa di reperire e conservare la prova della lamentata contraffazione, in particolare ove non diversamente reperibile o soggetta a rischio di dispersione.

Le norme disciplinanti i procedimenti innanzi all’UPC, e segnatamente gli artt. 60 UPCA e 192 ss. Rules of Procedure, prevedono misure pressoché analoghe (“order to preserve evidence” e “order for inspection”). In particolare, il titolare del brevetto può chiedere che venga disposta la descrizione, all’occorrenza accompagnata dal prelevamento di campioni e/o dal sequestro, dei prodotti o processi realizzati in violazione del brevetto azionato e di tutta la relativa documentazione.

Il presupposto fondamentale per la concessione delle misure è che la domanda sia fondata su elementi che, quantomeno in via indiziaria, forniscano una ragionevole dimostrazione della pretesa violazione. Ove, inoltre, vi sia il fondato sospetto che le prove dell’illecito possano venire distrutte o che anche un lieve ritardo nell’esecuzione delle misure possa creare un danno irreparabile al ricorrente, vi è la possibilità, al pari di quanto previsto nel nostro ordinamento, di richiedere che la misura venga concessa inaudita altera parte.

La richiesta deve essere depositata presso la divisione ove verrà successivamente instaurato il procedimento di merito, oppure alla medesima divisione presso cui il giudizio di merito è già pendente. Le Rules of Procedure offrono un quadro completo anche degli elementi di cui deve essere corredata l’istanza e dell’iter di concessione ed esecuzione della misura; a quest’ultimo proposito, trova applicazione la normativa nazionale del luogo ove la misura deve essere eseguita.

Particolare attenzione è poi riservata al bilanciamento tra esigenze di reperimento della prova e tutela delle informazioni confidenziali (articoli 58 UPCA e 196.1 RoP), riguardo alle quali la Corte può ordinare l’adozione di particolari misure di segretezza, inclusa la costituzione di un c.d. confidentiality club.

Da quando il sistema UPC è entrato in funzione (1° giugno 2023), vi sono state cinque decisioni che si sono pronunciate su altrettante richieste di un “order to preserve evidence” ai sensi degli articoli 192 ss. delle Rules of Procedures. Tre di queste sono state rese dalla divisione locale di Milano (UPC_CFI_127/2023, UPC_CFI_141/2023 e UPC_CFI_286/2023), una dalla divisione locale di Bruxelles (UPC_CFI_329/2023) e una della divisone locale di Parigi (UPC_CFI_397/2023).

Le statistiche rivelano dunque una particolare efficienza nella gestione dei ricorsi e un favor nei confronti dei titolari dei diritti.

I Giudici hanno ad ogni modo sempre operato un attento bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti: da un lato, quello del ricorrente all’acquisizione delle prove del preteso illecito; dall’altro, quello del resistente alla protezione delle proprie informazioni riservate, salvaguardate mediante adozione delle misure a tal fine previste dall’UPCA e dalle Rules of Procedure.

La Corte ha inoltre spesso cercato di contenere il più possibile le ricadute in temini di immagine che il resistente avrebbe potuto subire in virtù dell’esecuzione delle misure, disponendo, ad esempio, che le stesse venissero attuate in orari diversi da quelli destinati all’apertura al pubblico delle fiere presso cui i prodotti da descrivere erano esposti.

In due casi, l’efficacia esecutiva della pronuncia è stata inoltre subordinata al preventivo deposito di una cauzione in vista di eventuali danni che l’esecuzione della misura avrebbe potuto causare ai resistenti.

Ad oggi, le misure cautelari volte a precostituire e conservare la prova dell’illecito rappresentano dunque, anche nel sistema UPC, un utile strumento nelle mani del titolare del diritto leso, la cui applicazione pare comunque tenere opportunamente conto dell’esigenza di operare un cauto bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco.