La divisione centrale di Parigi fornisce un’interpretazione del concetto di “same parties” di cui all’articolo 33(4) dell’UPCA

L’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA) prevede che le azioni di accertamento negativo della contraffazione e quelle di nullità sono di regola di competenza delle divisioni centrali.

Tuttavia, nei casi in cui sia già pendente davanti ad una divisione locale o regionale un’azione di contraffazione tra le medesime parti (“same parties”), avente ad oggetto lo stesso titolo, quella divisione diviene competente anche per il giudizio di accertamento negativo di contraffazione o di nullità.

Nel caso di contestazioni sul punto, l’articolo 19, comma 1, lettera a) delle Rules of Procedure offre la possibilità di sollevare un’eccezione preliminare di incompetenza o di carenza di giurisdizione (“Preliminary objection”), entro un mese dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, avanti la divisione centrale ove è stato instaurato il procedimento di nullità o di accertamento negativo di contraffazione.

Queste norme hanno trovato un’applicazione pratica nel procedimento n. UPC_CFI 255/2023, recentemente promosso da una società italiana produttrice di dispositivi medici davanti alla divisione centrale di Parigi, al fine di sentire dichiarare la nullità di un brevetto europeo di titolarità di una società concorrente. Nell’ambito di tale procedimento, la convenuta ha eccepito l’incompetenza della divisione centrale sulla base dell’articolo 33(4) dell’UPCA, sollevando una Preliminary objection.

Infatti, quest’ultima aveva precedentemente instaurato un procedimento per contraffazione relativo al medesimo brevetto davanti alla divisione locale di Monaco nei confronti di altre due società appartenenti allo stesso gruppo di quella italiana, tra cui la capogruppo.

In virtù di ciò, a suo avviso, la domanda di nullità avrebbe dovuto essere proposta davanti alla stessa divisione locale in via riconvenzionale, poiché le tre società del gruppo sarebbero da considerare come un’unica entità giuridica secondo la definizione di “same parties” di cui all’articolo 33(4) dell’UPCA.

La Corte non ha però condiviso gli argomenti proposti dalla titolare del diritto e ha rigettato l’eccezione di incompetenza, soffermandosi sulla nozione di “same parties”, non compiutamente definita nell’UPCA.

Oggetto delle riflessioni della Corte è stata in primo luogo l’interpretazione letterale di tale concetto. Prendendo le mosse dagli artt. 46 e 47(6) dell’UPCA, relativi rispettivamente alla capacità giuridica e alle parti, i Giudici hanno affermato che la qualità di “parte” può essere attribuita a qualsivoglia persona fisica, giuridica o organismo e che il relativo accertamento deve in ogni caso avvenire sulla base della legge nazionale di questi ultimi.

Nel caso di specie, trattandosi di una società italiana, bisogna guardare alla normativa nazionale. Secondo quest’ultima, in primo luogo, per poter essere “parte” in un procedimento occorre essere passibili dei relativi effetti giuridici; in secondo luogo, la capacità giuridica è accordata a qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché organismo al quale la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

La Corte si è poi soffermata sul fenomeno del cd. “collegamento societario”, invocato a sostegno della Preliminary objection, osservando che, anche laddove esso implichi la gestione di attività economiche coordinate, l'utilizzazione di sedi comuni e la proprietà in capo ad una o più società di parte delle azioni delle altre, tale collegamento non è idoneo a determinare l'esistenza di un nuovo soggetto di diritto o di un centro d'imputazione di rapporti diverso dalle società collegate.

Proseguendo la sua analisi, la Corte non ha inoltre ritenuto corretto invocare a sostegno dell’interpretazione del concetto di “same parties” gli articoli 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles, giacché aventi finalità differente. Questi ultimi, infatti, sono volti a dirimere questioni di giurisdizione, invero inesistenti nel caso di specie, dal momento che l’organo giudiziario competente, ovvero l’UPC, è unico. Peraltro, l’UPCA già prevede autonome disposizioni volte a regolare la pendenza di procedimenti paralleli, e anche per questo non troverebbero in ogni caso applicazione le disposizioni contenute nella Convenzione di Bruxelles.

La Corte non ha condiviso neppure l’argomento, sollevato dalla convenuta, secondo cui l’entità italiana sarebbe una società di comodo (“straw company”) creata ad hoc per contestare i diritti di privativa della controparte la cui attività produrrebbe effetti solo a favore della società capogruppo. Infatti, secondo la Corte, non solo gli elementi invocati dalla convenuta sono insufficienti, ma non è neppure stata fornita alcuna prova di un accordo in tal senso tra la società italiana e la sua capogruppo. 

Infine, la titolare del brevetto ha evidenziato come un’interpretazione estensiva del concetto di “same parties” sia pienamente in linea con la finalità perseguita dall’UPCA di garantire una giurisprudenza uniforme; il rigetto della Preliminary injunction potrebbe infatti a suo avviso causare la pendenza di due procedimenti analoghi avanti due diverse divisioni della Corte.

Anche tale argomento non ha tuttavia persuaso la Corte, che ha osservato che l’UPCA e le Rules of Procedure contengono numerose disposizioni volte a regolare i casi in cui vi siano più procedimenti paralleli pendenti aventi ad oggetto il medesimo titolo, e che, dunque, molteplici sono gli strumenti a disposizione dei Giudici per far fronte a simili scenari.