Le penali per inosservanza di un provvedimento UPC: i chiarimenti della Corte d'Appello

Lo scorso 14 ottobre, la Corte d’Appello dell'UPC ha emesso un’importante decisione in materia di penali per l'inosservanza degli obblighi derivanti da un provvedimento.

La vicenda trae origine da un’azione di contraffazione promossa avanti alla Divisione Locale di Mannheim da una società giapponese leader nel settore della fotografia contro una concorrente statunitense.

Il procedimento di primo grado si era concluso con l’accoglimento parziale delle domande attoree, la pronuncia di un’inibitoria e la previsione di una penale in caso di inosservanza della stessa. Inoltre, alla convenuta era stato ordinato di fornire informazioni ai sensi dell’art. 67 UPCA, nonché di procedere alla distruzione, al ritiro dal mercato e alla rimozione dai canali di vendita dei prodotti oggetto della vertenza. Tuttavia, il Tribunale non aveva né fissato un termine specifico per l’esecuzione delle misure, né determinato l'ammontare della penale in caso di inadempimento.

Trascorse alcune settimane dalla decisione, l’attrice aveva notificato al Tribunale l'intenzione di dare esecuzione al provvedimento (cd. enforcement notice), così come previsto dalla Rule 118.8 RoP, stabilendo autonomamente i termini per ottemperare agli obblighi non ancora adempiuti: tre settimane per la comunicazione delle informazioni; una settimana per la distruzione, il ritiro e la rimozione dei beni. Successivamente, la richiedente aveva domandato alla medesima Divisione Locale di condannare la controparte al pagamento di una penale per il prolungato ritardo nell'adempimento.

Stante l'assenza di prove da parte della convenuta circa l'adempimento dei propri obblighi, e ritenuti congrui i termini già indicati dalla richiedente nella comunicazione ai sensi della Rule 118.8, il Tribunale aveva accolto la domanda, disponendo il pagamento una penale di € 100.000 per l’inadempimento pregresso e un'ulteriore penale per eventuali inadempimenti futuri.

La convenuta ha dunque impugnato la decisione, eccependo in particolare l'assenza di un provvedimento preventivo che determinasse l'ammontare della penale.

La Corte d'Appello ha per buona parte accolto il gravame, fornendo importanti indicazioni in merito all'applicazione delle penali. Ne riassumiamo di seguito alcune.

Anzitutto, per meglio assicurare la certezza del diritto, ad avviso della Corte la penale, il suo ammontare e il termine ultimo per adempiere all'obbligazione dovrebbero essere in linea di principio indicati nella decisione che definisce la vertenza nel merito. Ad ogni modo, la Rule 354.3 RoP consente espressamente anche che la penale per l'inosservanza di un provvedimento venga disposta mediante una pronuncia successiva ad esso. Tuttavia, è pur sempre necessario che la condanna al pagamento di una penale muova da un precedente provvedimento giudiziale che l'abbia prevista (cd. penalty order), non essendo invece sufficiente una enforcement notice. È solo in forza di tale provvedimento che il richiedente può adire la Corte che lo ha emesso, domandando la condanna della controparte al pagamento della penale.

Secondo la Corte, inoltre, nel (raro) caso in cui il provvedimento che dispone una penale non indichi un termine per l’adempimento agli obblighi imposti, spetterà alla richiedente indicare alla controparte il termine per ottemperarvi. Nel caso in cui gli obblighi derivino da un provvedimento di merito, ciò potrà avvenire contestualmente alla notifica ai sensi della Rule 118; nel caso invece di provvedimenti cautelari, che non richiedono una comunicazione ai sensi della Rule 118, contestualmente o subito dopo la loro notifica. Spetterà dunque alla Corte, nell'ambito del procedimento di esecuzione, valutare la congruità del termine indicato dalla parte per l'adempimento.

Ove le circostanze del caso lo giustifichino, è altresì facoltà della Corte ridurre la penale rispetto a quella prevista nel penalty order, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Tra i fattori da tenere in considerazione, possono in particolare esservi la portata dell'inadempimento, la sua durata e le capacità economiche della parte.

L'onere di dimostrare il rispetto della decisione assistita da una penale grava ad ogni modo sulla parte convenuta, la quale deve in caso contrario fornire prova delle circostanze che hanno precluso un corretto e puntuale adempimento degli obblighi contenuti nella decisione, ovvero le ragioni che a suo avviso possono giustificare una riduzione della penale.

Chiariti così i principi che devono guidare l'applicazione di una penale, ed essendosi nel frattempo soffermata anche su altre questioni di natura prevalentemente processuale, la Corte d'Appello ha riformato la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva disposto il pagamento immediato di una penale per l’inadempimento già verificatosi, giacché fondata su una enforcement notice e non su un precedente penalty order.

Al contrario, i giudici hanno ritenuto legittima la previsione della penale per eventuali inadempimenti futuri, essendo irrilevante che fosse stata prevista con una pronuncia successiva a quella di merito.