UPC e long-arm jurisdiction: la Divisione di Düsseldorf sposa la tesi favorevole

Il 28 gennaio scorso, nell'ambito di un procedimento che ha visto contrapposte due note società dell'industria fotografica, la Divisione locale di Düsseldorf ha emesso un'importante decisione in materia di giurisdizione dell'UPC.

La vertenza riguardava la contraffazione di un brevetto europeo validato in Germania e nel Regno Unito, nonché la nullità della sua porzione tedesca. Il procedimento era stato instaurato innanzi all'UPC in ragione della sede delle convenute, in Germania.

Prima di esaminare i profili di (in)validità e contraffazione del titolo, la Divisione ha affrontato alcune questioni procedurali, affermando in particolare la competenza della Corte a pronunciarsi anche sulla contraffazione della porzione inglese del brevetto, purché il convenuto abbia sede in uno dei Paesi membri dell'accordo UPC.

Si tratta di una decisione tutt'altro che scontata: essa apre infatti la strada alla possibilità che l'UPC estenda la propria giurisdizione anche alla contraffazione di porzioni di brevetti europei validi in Stati che non hanno aderito all'UPCA, quando il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro UPC.

Sebbene nel giudizio non fosse stata proposta una domanda di nullità della porzione inglese del titolo, la Corte ha tuttavia al contempo precisato che essa non sarebbe stata competente a dichiarare l'invalidità della porzione inglese del brevetto. Ciò, alla luce del criterio di giurisdizione esclusiva dettato dall'art. 24 Reg. UE Bruxelles I bis.

Considerato che la convenuta non aveva instaurato un giudizio di nullità nel Regno Unito, la Corte non ha chiarito se, in tal caso, avrebbe dovuto devolvere l'intera vertenza concernente la porzione inglese del brevetto alle Corti inglesi ai sensi dell'art. 24 Reg. UE Bruxelles I bis, o se invece avrebbe potuto comunque pronunciarsi in punto di contraffazione. Sul tema, utili indicazioni potranno auspicabilmente essere tratte dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso BSH v Electrolux (C-339/22), attesa a breve.