UPC: la Divisione Locale di Düsseldorf si pronuncia sul principio della bifurcation

Con due pronunce (vedi qui e qui ) rese dalla Divisione Locale di Düsseldorf lo scorso 23 aprile, l'UPC si è espresso sul principio della bifurcation. Si tratta di un istituto regolato dall'art. 33(3) UPCA, secondo cui, qualora nel corso di un procedimento di contraffazione venga presentata una domanda riconvenzionale di nullità, le Divisioni adite – sentite le parti – si trovano di fronte a un bivio.

Da un lato, è infatti facoltà dei Tribunali separare (di qui il termine "bifurcation") la causa avente ad oggetto la validità del brevetto da quella concernente la contraffazione. Dall’altro lato, è possibile per le Local e le Regional Divisions – previa la designazione di un giudice tecnico – trattare congiuntamente entrambe le questioni.

Qualora si opti per la bifurcation, si prospettano tre ulteriori scenari possibili. Anzitutto, è facoltà della Divisione adita procedere con riguardo sia all'azione di contraffazione sia alla domanda riconvenzionale di nullità. In alternativa, è possibile deferire la sola decisione sulla validità del brevetto alla Divisione Centrale, con eventuale contestuale sospensione del procedimento relativo alla contraffazione. Da ultimo, a condizione che le parti vi acconsentano, è possibile deferire integralmente la causa alla Divisione Centrale.

È interessante notare come nelle due decisioni in commento, rese lo stesso giorno, la stessa Divisione Locale tedesca abbia adottato due approcci differenti, calibrati sulle specifiche circostanze del caso concreto.

In uno dei due procedimenti in commento, la Divisione di Düsseldorf ha accolto la richiesta dell'attrice di deferire la decisione sulla validità del brevetto alla Divisione Centrale di Milano, avanti alla quale era già pendente una causa di nullità avente ad oggetto la medesima privativa; non avendo la convenuta sollevato alcuna eccezione in merito, il Tribunale ha qualificato tale richiesta come una "unanimous request". Come già ribadito a più riprese in precedenti pronunce, infatti, simili domande presentate dalle parti all'unanimità vengono accolte salvo motivazioni contrarie di particolare rilievo. Nel caso di specie, il Collegio non ha riscontrato ostacoli per l'accoglimento della domanda. Al contrario, ha evidenziato come il ricorso alla bifurcation favorisse l'efficienza del procedimento in quanto innanzi alla medesima Divisione Centrale già pendeva un'azione di nullità avente ad oggetto il medesimo brevetto.

Con riguardo all'opportunità di sospendere il procedimento per contraffazione in attesa della decisione sulla validità del brevetto, i giudici di Düsseldorf hanno ritenuto di non adottare tale misura. Infatti, a mente della Rule 37 (4) RoP la sospensione può essere disposta qualora sia altamente probabile che il brevetto venga dichiarato nullo nella parallela azione di nullità. Tuttavia, secondo il Collegio, l'accertamento di tale presupposto richiederebbe approfondite e complesse valutazioni, che avrebbero aggravato eccessivamente il procedimento.

Uno scenario opposto si è invece prospettato in un altro procedimento pendente dinanzi alla Divisione di Düsseldorf, nel quale la Corte si è avvalsa della facoltà di decidere nel merito della contraffazione e della validità. In questo caso i giudici hanno sottolineato come la trattazione congiunta delle due questioni da parte dello stesso collegio giudicante fosse non solo più efficiente, ma anche particolarmente opportuna sotto il profilo sostanziale, in quanto consente di adottare un'interpretazione coerente e uniforme del brevetto.

In conclusione, la cd. bifurcation, quale strumento utile per modulare l'iter processuale secondo il dettato delle RoP, richiede da parte dei giudici un'attenta valutazione, orientata ad un corretto bilanciamento tra efficienza del procedimento e tutela effettiva degli interessi delle parti.