Limitazione del brevetto, sistema front – loaded, nuove produzioni e deduzioni

Con decisione del 29 dicembre 2025, la Corte d'Appello dell'UPC si è pronunciata sui confini entro i quali possono essere introdotte nuove allegazioni e nuove prove in presenza di una domanda di limitazione del brevetto.

La controversia trae origine da un'azione di nullità promossa innanzi alla Divisione Centrale di Parigi in cui la parte convenuta aveva chiesto in via principale il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, aveva formulato, per il tramite di auxiliary requests, una domanda di limitazione del brevetto.

In applicazione della Rule 43.3 RoP, che impone alla controparte di prendere posizione sulle modifiche proposte dal titolare, l'attrice aveva depositato una memoria di replica (cd. Defence to the application to amend the patent), corredandola di ulteriori allegazioni e nuovi mezzi di prova diretti a sostenere la nullità della privativa. I giudici di prime cure, ritenuto il brevetto privo di altezza inventiva, ne avevano dichiarato la nullità.

Appellata la decisione parigina, la titolare del brevetto ha appuntato le proprie censure prevalentemente sull'inammissibilità delle allegazioni e delle prove introdotte dall'attore in replica alla domanda di limitazione. In particolare, secondo l'appellante i togati parigini avrebbero interpretato in modo non corretto il principio della “front-loaded procedure”, consentendo l'ingresso di elementi che avrebbero dovuto essere dedotti dall'attore con atto introduttivo.

La Corte d’Appello, ribadito che la memoria di replica alla domanda di limitazione della privativa non può trasformarsi in un'occasione per introdurre nuovi motivi di nullità, ha evidenziato la necessità di operare una distinzione tra i motivi, i fatti e le prove dedotti in relazione al brevetto come concesso e quelli specificamente inerenti alla versione limitata.

Nel delineare questo perimetro, la Corte ha ribadito i principi generali che governano il procedimento avanti all'UPC.  Come noto, il sistema è strutturato in modo da imporre alle parti di esporre i fatti in maniera completa e tempestiva, come chiaramente indicato nel Preambolo delle Rules of Procedure. Ciò nondimeno, la Corte ha osservato come tale principio non debba essere applicato in modo rigido e avulso dal contesto concreto della controversia. Così, richiamata la giurisprudenza del caso Orthoapnea (UPC_CoA_456/2024), i giudici di Lussemburgo hanno ricordato che specifiche nuove argomentazioni possono ben essere ammesse quando le circostanze del caso lo giustificano.

Dunque, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, di equità e del contraddittorio, nel caso della Defence to the Application to amend the patent è possibile introdurre nuovi fatti o nuove prove in replica alle argomentazioni del titolare del brevetto. Ciò vale, in particolare, quando tali elementi siano funzionali a corroborare una tesi già dedotta, ad esempio in materia di conoscenze generali dell’esperto del ramo, oppure a confutare prove prodotte dalla controparte su quel medesimo punto.

Prendendo le mosse da tali considerazioni, la Corte d'Appello nel merito ha confermato la decisione di primo grado, rigettando nuovamente le auxiliary requests proposte per limitare la privativa. Come osservato dai togati di Lussemburgo, infatti, la possibilità di integrare il quadro fattuale e probatorio in risposta alla domanda di limitazione del brevetto non deve compromettere la struttura cd. front-loaded del procedimento. Al contrario, ne rappresenta un correttivo funzionale, idoneo a garantire una decisione fondata sul rispetto del contraddittorio e su un'istruttoria bilanciata.