UPC e long-arm jurisdiction: il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Il tema della c.d. long-arm jurisdiction dell'UPC è stato ampiamente dibattuto sin dall'entrata in funzione del sistema.

Poco più di un anno fa, pronunciandosi nel noto caso BSH v Electrolux (C-339/22), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha contribuito a chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 24(4) del Regolamento Bruxelles I bis. Tale decisione ha avuto rilevanti ricadute anche con riguardo alla giurisdizione dell’UPC in merito alla contraffazione di porzioni di brevetti europei validati in Paesi non aderenti all’UPCA.

All’indomani della pronuncia della Corte di giustizia, l'UPC ha sviluppato una significativa giurisprudenza, che ha, in larga misura, confermato la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti anche con riferimento ad atti di contraffazione commessi in Stati non aderenti all’UPCA laddove il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro. Allo stesso tempo, è stata affermata la giurisdizione dell'UPC nei confronti di soggetti domiciliati in Paesi terzi, ove questi siano convenuti in giudizio insieme a un c.d. "anchor defendant", vale a dire un soggetto domiciliato in uno Stato aderente all'UPCA.

Non tutti gli interrogativi, però, hanno trovato risposta, e i confini della giurisdizione dell'UPC rimangono ancora oggi in parte incerti.

Conferma ne è che il 6 marzo scorso la Corte d'appello dell'UPC ha disposto il primo rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione Europea dall'entrata in funzione del sistema, proprio al fine di chiarire meglio i contorni della c.d. long-arm jurisdiction.

Il procedimento che ha dato origine al rinvio pregiudiziale era stato instaurato in primo grado, davanti alla Divisione locale di Amburgo, da una nota società attiva nel settore della tecnologia e degli elettrodomestici, titolare di un brevetto avente ad oggetto una tecnologia per lo styling dei capelli, avverso una sua concorrente cinese e alcune sue affiliate. Nel giudizio era stata inoltre convenuta una società con sede in Germania, che aveva agito nel ruolo, di matrice regolatoria, di rappresentante autorizzata per l'UE della produttrice cinese, fungendo dunque da punto di contatto tra quest'ultima e i consumatori.

Tra le domande formulate dall’attrice, vi era anche la richiesta di una inibitoria con efficacia estesa a tutti gli Stati membri dell'UPCA, nonché alla Spagna. La Divisione adita ha accolto parzialmente le domande dell'attrice, disponendo l’inibitoria, anche con riguardo al territorio spagnolo, nei confronti della società cinese e della sua rappresentante autorizzata nell'UE.

Entrambe le convenute hanno proposto appello avverso la decisione, che è stata impugnata anche dall'attrice nella misura in cui non aveva riconosciuto l'interferenza tra il brevetto azionato e taluni modelli dei prodotti oggetto di causa.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello delle convenute in primo grado e accolto l'impugnazione proposta dalla titolare del brevetto, estendendo l'inibitoria anche agli ulteriori prodotti oggetto della vertenza.

Allo stesso tempo, con separata decisione, ha però sospeso il procedimento nella misura in cui riguarda da un lato gli atti commessi dalla produttrice cinese in Spagna, e dall'altro la posizione della rappresentante autorizzata in EU, sottoponendo alla CGUE quattro quesiti pregiudiziali.

La prima questione riguarda l'interpretazione dell’articolo 8, par. 1, in combinato disposto con l’articolo 71(b), par. 2, del Regolamento Bruxelles I bis. In particolare, alla CGUE è stato in sostanza chiesto se una corte comune a più Stati membri (nel caso di specie l'UPC) possa fondare la propria giurisdizione con riguardo a una società stabilita in uno Stato terzo, relativamente alla violazione della porzione nazionale di un brevetto europeo in uno Stato UE che non abbia aderito allo strumento istitutivo della corte comune, "ancorandola" alla giurisdizione sussistente con riguardo a una co-convenuta stabilita in uno Stato membro aderente allo strumento e avente ruolo di intermediaria, sul presupposto che la trattazione separata delle due azioni rischierebbe di dar luogo a giudizi inconciliabili.

Con la seconda questione, la Corte ha chiesto se l’UPC possa adottare misure cautelari nei confronti di un soggetto stabilito in uno Stato terzo, direttamente sulla base dell'art. 71(b)(2), secondo capoverso, del Regolamento Bruxelles I bis, ove i medesimi prodotti, ritenuti in violazione del brevetto, vengano commercializzati sia in Stati aderenti allo strumento istitutivo della corte comune, sia in Stati membri UE non aderenti, mediante siti web sostanzialmente identici, che divergono esclusivamente per la lingua utilizzata.

Con il terzo quesito, la Corte ha domandato invece se la circostanza che il soggetto stabilito in uno Stato terzo si avvalga dei servizi di una società stabilita in uno Stato membro dell’UE aderente allo strumento istitutivo della corte comune per commettere la violazione costituisca un elemento rilevante ai fini della risposta alla seconda questione.

Infine, con la quarta questione, la Corte ha domandato se un c.d. rappresentante autorizzato nell'Unione europea, in virtù esclusivamente del suo ruolo, possa essere qualificato come "intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale" ai dell’art. 9(1)(a) della Direttiva Enforcement (2004/48/CE).

Non resta dunque che attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, osservando nel frattempo se e in che misura l’UPC deciderà di estendere la sua giurisdizione oltre i limiti dettati esplicitamente dalla giurisprudenza BSH v Electrolux.